Як зареєструвати торгову марку? Практичні рекомендації для стартапів
Ілюстрація OstApp Journal
Вы решаете рискнуть и начать одну из самых сложных и многоуровневых игр своей жизни. Вам придётся помимо финансовых ресурсов инвестировать большое количество времени, сил и энергии. А еще научиться просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед и защищать свой бренд. Ведь с первым успехом появятся и первые конкуренты. И вот несколько практических рекомендаций по регистрации торговой марки (ТМ) для тех, кто находится на стадии запуска своего дела:
Шаг 1. Определиться с перечнем товаров и услуг
Любая торговая марка регистрируется для определенного перечня товаров и услуг – все они сгруппированы в Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). И чем бы вы ни занимались – разработкой ПО, производством пищевой продукции, полиграфией или услугами страхования – для всего есть свой класс, в котором ТМ будет зарегистрирована и будет подлежать охране.
Так, например, если стартап планирует выпускать шоколад, ТМ необходимо регистрировать «cдобно-кондитерском» 30-м классе. Если краски, олифы, лаки – вам 2-й класс, музыкальные инструменты – 15-й. Всего существует 45 классов. Определить нужный можно самостоятельно, но важно «не промахнуться». Поскольку от правильного перечня товаров и услуг зависят не только шансы регистрации ТМ, а и возможность защитить ваши права в будущем. Скажем, если у вас зарегистрирована ТМ для одежды, вы не сможете запретить использование и даже регистрацию такой же марки для автомобилей, строительных материалов, пищевых и других продуктов.
Конечно, вы можете захотеть «перестраховаться» и зарегистрировать свою ТМ во всех классах сразу, но не нужно вдаваться в крайности и заявлять очень широкий перечень товаров и услуг. Чем шире заявляете, тем больше рисков для отказа. Также нужно помнить, что у владельца ТМ есть обязательство – использовать ТМ. Не используете в Украине, в ЕС в течение 5 лет с даты регистрации – рискуете потерять ее, получить иск о досрочном прекращении действия ТМ. Так что регистрируйте для тех классов, по которым действительно намерены работать.
«Определитесь, какие товары будете производить или какие услуги предоставлять. От этого зависит, в каких классах регистрировать ТМ»
Шаг 2. Определиться с самим обозначением
ТМ бывают разные. Они могут состоять из одного или нескольких слов, т.е. быть словесными. Могут быть изображены графически, а могут быть и комбинированные. Более того, можно зарегистрировать ТМ, состоящую из звука или цвета, комбинации цветов. Например, рычание льва у Metro Goldwyn Mayer или бирюза у Tiffany охраняются как ТМ.
Существует миф, что если зарегистрировать комбинированную ТМ, то можно получить более широкую охрану – и для словесной части, и для изображения. На самом деле это не всегда так. Например, компания Lacoste смогла в споре с ТМ Kajman отстоять права на фирменное изображение крокодила благодаря отдельно зарегистрированному изображению. А вот если бы у нее ТМ была зарегистрирована вместе со словом Lacoste, доказать схожесть марок до степени смешения было бы в разы сложнее.
«ТМ может состоять из слова или сочетания слов, букв и цифр, символов, рисунков и объемных элементов, таких как форма и упаковка товаров, а также звуков, символов и даже запаха»
Поэтому до подачи заявки необходимо подумать, какая защита вам нужна в будущем, как вас могут копировать конкуренты, какие цели вы преследуете путем регистрации ТМ.
Шаг 3. Определиться с цветом
Также одна из задач, которые необходимо решить до регистрации торговой марки, – цвет. Заявку можно подавать без заявления цвета или же с ним. На что это влияет?
Если у вас ТМ зарегистрирована без цвета, это дает вам намного больше пространства для последующего ребрендинга, видоизменений ТМ, а также для дальнейшей защиты. Поскольку вы не ограничили себя синим, красным или каким-то иным оттенком. Но во многих странах, в том числе в Украине, за подачу «цветной» ТМ предусмотрены увеличенные регистрационные сборы
Когда же стоит подавать заявку в цвете? Если цвет является вашей отличительно чертой и ваши клиенты узнают и запоминают вас в основном по цвету. Например, если вы представляете заправку, супермаркет, то клиенту, который едет по городу или трассе, важно вовремя увидеть ваш цвет и перестроиться в первую полосу.
Шаг 4. Определиться с языком
Кириллица или латиница? А, возможно, китайские иероглифы или арабская вязь? На каком языке регистрировать марку? Чтобы сделать правильный выбор, прежде стоит задать себе ряд вопросов:
- Какие ваши ключевые рынки? Украина, США, ОАЭ?
- Какие дальнейшие планы? Например, планируете реализацию проекта только в Украине или с последующим выходом в Германию, страны ЕС?
- Насколько язык важен вашему клиенту? Обозначение на украинском языке оптимально для позиционирования как продукта made in Ukraine, а подача заявки на латинице – для позиционирования как глобальной международной компании.
Совет – не подавайте в одной заявке обозначение на нескольких языках сразу, ведь таким образом вы сужаете охрану и подвергаете себя риску досрочного прекращения действия ТМ, если не будете использовать. Если нужна ТМ на двух языках – подавайте две отдельные заявки на ТМ.
Шаг 5. Определиться с географией
Торговая марка имеет территориальный характер. Это означает, что ТМ, зарегистрированная в Украине, дает вам «монополию» только в Украине. Иными словами, если у вас зарегистрирована ТМ только в Украине, то, например, в Польше или США вы не только не защищены от копирования, но и рискуете нарушить права других компаний.
Поэтому если планируете экспортировать продукцию или создаете мобильное приложение, которым будут пользоваться в других странах, регистрируйте ТМ в интересующих вас странах.
Это можно сделать путем подачи заявки ведомства по защите интеллектуальной собственности в интересующих вас странах или путем подачи базовой заявки, например, в Украине, а уже на ее основании подавать международную заявку. Это существенно упрощает процедуру и экономит бюджет.
Однако отмечу, что не все страны подписали Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Например, ОАЭ – нет. Соответственно, если вам требуется ТМ в Эмиратах, регистрировать ее придется в национальном патентном ведомстве.
Шаг 6. Определиться, на кого регистрировать
Заявителем может быть как физическое лицо без привязки к тому, являетесь вы предпринимателем или нет, так и юридическое лицо. Как резидент, так и нерезидент.
Принимая решение, на кого регистрировать ТМ, исходите из того, кто реально будет использовать ТМ или давать лицензию на использование ТМ другим. Важно и то, каковы дальнейшие планы бизнеса, связанного с ТМ. Например, если планируете раскрутить и продать бизнес, целесообразнее регистрировать на компанию, корпоративные права на которую и продадите.
Да, можно зарегистрировать ТМ на нескольких лиц, партнеров. Но осторожно. Предварительно письменно договорившись о всех существенных условиях использования, прекращения деловых отношений. Ведь если не подписан договор между владельцами ТМ, каждый из них «при разводе» может отдельно использовать ТМ, но не сможет давать разрешение использовать другими, продать свою часть ТМ.
Шаг 7. Минимизировать риски отказа
В регистрации ТМ вам могут отказать по ряду причин. Одна из наиболее распространенных – наличие уже зарегистрированной ТМ, тождественной или схожей до степени смешения с вашей. И чтобы минимизировать такие риски, сэкономить свое время, деньги и силы, проводится предварительный поиск ТМ в странах, где вы планируете получить правовую охрану. Такой поиск можно осуществить как по каждой стране отдельно, так и, например, по ЕС в целом.
Если схожая уже зарегистрирована, не отчаивайтесь и не спешите отказываться от своей ТМ – иногда достаточно ее видоизменить. Также, например, если видите, что ТМ не используется больше 5 лет, можно досрочно прекратить ее действие. Или же договориться с ее владельцем, попросить письмо-согласие на регистрацию вашей ТМ и т.д. Патентный поверенный или адвокат по интеллектуальной собственности обязательно подскажет вам возможные варианты выхода из ситуации.
Кстати, покупку спорной ТМ также никто не отменял.
Шаг 8. Еще раз убедиться, что всё Ок
Также отказать в регистрации могут на основании того, что ТМ тождественна или схожа с общеизвестными ТМ. Например, «Нова Пошта» или «Епіцентр». Или же состоят лишь из описательных обозначений, скажем, «Красное вино» или «Натуральный йогурт».
Не удастся зарегистрировать и «Украинское шампанское» или «Украинскую фету», поскольку соответствующая продукция – шампанское, фета, впрочем как и коньяк, и сыр рокфор – охраняется с помощью географических указаний.
Шаг 9. Подать заявку
Итак, определившись со всеми характеристиками своей ТМ и проверив ее на уникальность, необходимо подготовить пакет документов (заявление, эскиз или макет, перечень товаров для ТМ и подтверждение оплаты пошлины) и подать на регистрацию ТМ. В Украине подавать следует в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент), который и выдает свидетельство. Рассматривается заявка по стандартной процедуре полтора-два года. Но можно ускорить до 7 месяцев.
«В среднем в нашей стране регистрируется 2,5-3 тыс ТМ в месяц. По состоянию на 2021, в Украине зарегистрировано 289,3 тыс ТМ»
Если же планируете использовать ТМ и в других странах, то на основании поданной украинской заявки подайте международную или национальные – в ведомства тех стран, которые вас интересуют.
Шаг 10. Получить свидетельство о регистрации ТМ
Заявка заполнена, пошлина оплачена… Ждем результата экспертизы ведомства, в процессе которой проверяют правильность заполнения документов, «пересечения» с другими ТМ, правильность указания класса товаров и услуг, для которой ваша ТМ будет использоваться, и прочие нюансы.
Мониторьте статус вашей заявки, следите за письмами – как печатными, так и электронными. Ведь ведомство может направить вам запрос, предварительный отказ и, если не ответить вовремя, заявка будет отозвана.
Свидетельство выдается сроком на 10 лет с правом последующего продления на такое же количество лет. Неограниченное количество раз.
Не игнорируйте регистрацию ТМ, поскольку только в таком случае ваш бренд и бизнес – под защитой.
Читайте также, как коронавирус изменил международные конференции: электронные визитки и кофе из другой части мира
